Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Entscheidung vom 26.09.2024 – T 96/22

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0096/22 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 vom 26. September 2024 Beschwerdeführerin:

(Einsprechender 2) L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris (FR) Vertreter:

L'Oreal Service D.I.P.I. 9, rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy (FR) Beschwerdegegnerin:

Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

LKGLOBAL Lorenz & Kopf Patentanwalt Attorney at Law PartG mbB Brienner Straße 11 80333 München (DE) Weitere Verfahrensbeteiligte:

(Einsprechender 1) Kao Germany GmbH Pfungstädter Str. 98-100 64297 Darmstadt (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2996670 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 3. November 2021.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

P. Gryczka A. Zellner L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 2 996 670 gestützt auf Artikel 101 (3) a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten.

II. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent gestützt auf Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ), sowie auf Artikel 100 b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit angegriffen.

III. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass der im erteilten Patent beanspruchte Gegenstand zwar ausführbar offenbart werde (Artikel 83 EPÜ), und neu insbesondere gegenüber der Offenbarung des Dokuments D3 sei (Artikel 54 EPÜ), dass er jedoch ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ). Hinsichtlich des ihr vorliegenden Hilfsantrags 1 stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der darin beanspruchte Gegenstand ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ). Im Weiteren erachtete die Einspruchsabteilung die in Anspruch 1 des ihr vorliegenden Hilfsantrags 2 durchgeführten Änderungen als nicht durch die ursprünglich eingereichte Anmeldung gestützt (Artikel 123 (2) EPÜ). Betreffend des der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrags 3 wurde festgestellt, dass er die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, dass der beanspruchte Gegenstand ausführbar offenbart werde (Artikel 83 EPÜ), dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 13 neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D3 sei, und dass erfinderische Tätigkeit unter Berücksichtigung des Dokuments D10 als nächstliegendem Stand der Technik vorliege (Artikel 56 EPÜ).

IV. Gegen diese Entscheidung wurde von der Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Sie begründete dies damit, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, den Gegenstand des Patents in der aufrechterhaltenen Form (Hilfsantrag 3 des Einspruchsverfahrens) als ausreichend offenbart (Artikel 83 EPÜ), die durchgeführten Änderungen als durch die ursprünglich eingereichte Anmeldung gestützt (Artikel 123 (2) EPÜ, den beanspruchten Gegenstand als neu (Artikel 54 EPÜ) und als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (Artikel 56 EPÜ) zu erachten.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat in ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung zunächst als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde und somit die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung (Hilfsantrag 3 in Einspruchsverfahren) beantragt. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung auf der Basis der mit demselben Schreiben eingereichten Hilfsanträge 1 bis 11. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung hat sie diesen Hauptantrag und Hilfsantrag 1 zurückgenommen.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre Auffassung zur Rechts- und Sachlage mit.

VII. Der für die vorliegende Entscheidung relevante Hilfsantrag 2 wurde bereits im Einspruchsverfahren als Hilfsantrag 5 am 30. April 2021 eingereicht. Der Antrag hat drei unabhängige Ansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 15 den folgenden Wortlaut haben:

"1. Mittel zum Aufhellen keratinischer Fasern, enthaltend mindestens zwei getrennt voneinander verpackte Zubereitungen (A) und (B) sowie gegebenenfalls eine weitere getrennt von (A) und (B) verpackte Zubereitung (C), die unmittelbar vor der Anwendung zu einer Anwendungsmischung vermischt werden, wobei iii. Zubereitung (A) mindestens ein Persulfat enthält und iv. Zubereitung (B) fließfähig ist und mindestens ein Oxidationsmittel enthält, v. Zubereitung (B) und/oder Zubereitung (C) weiterhin mindestens ein natürliches Polymer enthält/enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass Zubereitung (A) - bezogen auf ihr Gewicht – a1) 0 bis 3 Gew.‐% Keratinhydrolysat(e) und/oder a2) 0 bis 5 Gew.‐% Silikonöl(e) enthält, mit der Maßgabe, daß die Zubereitung (A) bezogen auf ihr Gewicht 0,1 bis 6 Gew. % Verbindung(en) aus den Gruppen a1) und a2) enthält; wobei die Zubereitung (A) 0,01 bis 1 Gew.‐% Hydrolysat(e) mit Molmassen von 400 bis 1200 Dalton, gewonnen aus dem Kortex und/oder der Cuticula von keratinischen Fasern, enthält."

"15. Verwendung von Keratinhydrolysaten zur Steigerung der Aufhell‐ und Pflegeleistung transparenter Blondiermittel."

VIII. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D3:

D4:

D10:

D16:

D17:

IX. JP 2001247437 A1 Maschinelle Übersetzung von JP 2001247437 A1 US 2012/0315236 A1 International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, Volume 2, 2012, entry "MAGNESIUM CARBONATE" International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, Volume 3, 2012, entry "Opacifying Agents" Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Hilfsantrag 2 erfüllt weder die Erfordernisse des Artikels 83, noch des Artikels 56 EPÜ. Das Streitpatent enthält keine ausreichende Offenbarung, die es dem Fachmann ermöglichen würde, den Gegenstand des Anspruchs 15 nachzuarbeiten. Dem Fachmann wird nämlich nicht offenbart, welche Bestandteile die im Anspruch genannten transparenten Blondiermittel enthalten können, da mit dem Begriff "transparent" kein technisches Merkmal verbunden ist. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Grund mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D3/D4 nicht ins Verfahren zuzulassen, ist nicht korrekt. Insbesondere wurde der Einwand nicht verspätet vorgebracht, da lediglich der bereits im Verfahren befindliche Einwand mangelnder Neuheit weiterentwickelt wurde. Die Einspruchsabteilung hätte den Einwand daher bereits ins Einspruchsverfahren zulassen müssen. Unter Berücksichtigung von Dokument D3/D4 als nächstliegendem Stand der Technik ist das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen. Der Fachmann würde zur Lösung der technischen Aufgabe der Bereitstellung alternativer Mittel zum Aufhellen keratinischer Fasern die in D3/D4 offenbarten Mittel durch Zugabe der anspruchsgemäß enthaltenen natürlichen Polymere und Keratinhydrolysate abändern.

X. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Weder der im Beschwerdeverfahren erneut vorgebrachte Einwand mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) noch der ebenfalls erneut vorgebrachte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D3/D4 als nächstliegendem Stand der Technik ist ins Verfahren zuzulassen. Vielmehr ist die Entscheidung der Nichtzulassung dieser Einwände korrekt, da beide Einwände im Einspruchsverfahren verspätet vorgebracht wurden und keine prima facie Relevanz haben. Auch liegen keine Umstände der Beschwerdesache vor, die deren Zulassung ins Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden. Daher ist das Streitpatent auf der Grundlage des Hilfsantrags 2 aufrechtzuerhalten.

XI. Am 26. September 2024 fand eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

XII. Die Schlussanträge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags 2, hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Grundlage der Hilfsanträge 3 bis 11, eingereicht mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Hilfsantrag 2 Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ) 2. Von der Beschwerdeführerin wurden keine Einwände hinsichtlich unzulässiger Änderungen des Hilfsantrags 2 vorgebracht.

3. Das in Anspruch 1 der eingereichten Fassung aufgenommene Merkmal "... wobei die Zubereitung (A) 0,01 bis 1 Gew.‐% Hydrolysat(e) mit Molmassen von 400 bis 1200 Dalton, gewonnen aus dem Kortex und/oder der Cuticula von keratinischen Fasern, enthält" wird in Anspruch 2 der eingereichten Fassung offenbart. Durch die Aufnahme des Merkmals in Anspruch 1 wurde dessen Schutzbereich gegenüber Anspruch 1 des erteilten Patents nicht erweitert.

4. Im Anspruch 2 wurde das in den Anspruch 1 aufgenommene Merkmal gestrichen.

5. Die Ansprüche 3 bis 12 sind identisch mit den Ansprüchen 3 bis 12 sowohl der eingereichten Fassung, als auch der erteilten Fassung.

6. Anspruch 13 entspricht Anspruch 13 der eingereichten sowie der erteilten Fassung, enthaltend dieselben Änderungen wie Anspruch 1. 7. Anspruch 14 entspricht Anspruch 14 der eingereichten sowie der erteilten Fassung.

8. Anspruch 15 entspricht Anspruch 15 der eingereichten sowie der erteilten Fassung, wobei das Merkmal "und/ oder Silikonölen" gestrichen wurde.

9. Der Antrag erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ. Einwand mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) 10. Von der Beschwerdeführerin wurde vorgebracht, die Verwendung von Keratinhydrolysaten gemäß Anspruch 15 des Hilfsantrags 2 werde im Streitpatent nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

11. Die Beschwerdeführerin argumentierte, durch den im Anspruch 15 verwendeten Begriff "transparenter Blondiermittel" werde kein technisches Merkmal definiert. Das Streitpatent offenbare nicht, welche Verbindungen in den Blondiermitteln enthalten bzw. nicht enthalten sein dürften, um ein transparentes Mittel zu erhalten. Vielmehr könnten die Mittel gemäß Absatz [0107] der Beschreibung Farbstoffe zum Anfärben des Mittels, Perlglanzmittel und Pigmente enthalten. Derartige Mittel seien jedoch nicht mehr transparent. Zudem werde im Streitpatent nicht offenbart, ob das gemäß dem einzigen Beispiel hergestellte Mittel tatsächlich transparent sei. Dies sei insbesondere deshalb zweifelhaft, weil die beispielgemäß verwendete Komponente (A) als Bestandteil Magnesiumcarbonat enthalte, welches gemäß Offenbarung der Dokumente D16 und D17 verwendet werde, um insbesondere die Transparenz kosmetischer Mittel zu verringern. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin gehe auch, im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung, aus den Absätzen [0003] bis [0006] des Streitpatents nicht hervor, welche Inhaltsstoffe in den Mitteln vorhanden sein müssten, und welche nicht.

12. Die Beschwerdegegnerin beantragte, diesen Einwand nicht ins Verfahren zuzulassen. Sie argumentierte, dass der im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Einwand, gerichtet auf das Merkmal "Transparenz" im Anspruch 15, bereits im Einspruchsverfahren verspätet vorgebracht und von der Einspruchsabteilung aufgrund mangelnder prima facie Relevanz nicht ins Verfahren zugelassen worden sei. Die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung sei begründet worden, basiere auf einer korrekten Ausübung ihres Ermessens, und sei zutreffend. Zudem sei das Vorbringen nicht überzeugend, da der Einwand einerseits nicht substantiiert worden sei, da andererseits im Absatz [0117] des Streitpatents der Begriff erläutert werde, und da zudem der Fachmann auch durchaus in der Lage sei, Zubereitungen bereitzustellen, die etwaige störende Bestandteile nicht aufwiesen.

13. Die Kammer stellt fest, dass die Argumentationslinie der Beschwerdeführerin von der Einspruchsabteilung wegen verspäteten Vorbringens und mangelnder prima facie Relevanz nicht ins Verfahren zugelassen wurde (siehe Punkt 21.1.2 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgebracht, aus welchen Gründen diese Entscheidung fehlerhaft sein sollte. Vielmehr hat sie ihr Vorbringen hinsichtlich mangelnder Offenbarung lediglich auf die bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumente gestützt.

14. Gemäß Artikel 12 (6) VOBK lässt die Kammer Einwände nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

15. Für die Kammer ist nicht ersichtlich, inwiefern die Entscheidung der Einspruchsabteilung, diesen Einwand nicht ins Verfahren zuzulassen, ermessensfehlerhaft sein sollte. Vielmehr hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der richtigen Kriterien und nicht in willkürlicher oder unangemessener Weise ausgeübt. Sie hat nämlich zunächst korrekterweise festgestellt, dass der Einwand erst am 30. April 2021, und damit verspätet vorgebracht wurde. Zwar sei der Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung des (Artikel 100 b) EPÜ) bereits mit der Einspruchsschrift am 18. April 2019 vorgebracht worden, jedoch habe sich dieser auf das Merkmal "natürliche Polymere" im Anspruch 1 bezogen und nicht auf das Merkmal "Transparenz" im Anspruch 15 (siehe Punkt III. der Einspruchsschrift). Es handle sich somit um eine neuen Tatsachenvortrag, der gemäß der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VI.2 dann zugelassen werden könne, wenn er prima facie relevant sei.

Sodann hat die Einspruchsabteilung erläutert, dass eine prima facie Relevanz nicht gegeben sei. Vielmehr habe die Beschwerdeführerin ihren Einwand, der Fachmann könne transparente beanspruchte Mittel nicht bereitstellen, weder durch Beweismittel substantiiert, noch habe sie erklärt, worauf sie die vorgebrachte Behauptung, die Mischungen aus den Präparaten (A) und (B) gemäß der Beispiele des Streitpatents seien nicht transparent, konkret stütze. Außerdem beschrieben die Absätze [0003] bis [0006] des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannte transparente Blondiermittel, beispielsweise diejenigen, die in den Beispielen 6 und 7 des Dokuments D10, dessen Prioritätsdokument im Absatz [0006] des Streitpatents angeführt werde, offenbart seien. Somit besitze das Vorbringen zumindest nicht die prima facie Relevanz, die eine Zulassung rechtfertigten (siehe die Punkte 21.1.2 bis 21.1.3 der angefochtenen Entscheidung).

16. Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die diesbezügliche Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden ist.

17. Für die Kammer sind auch keine Umstände der Beschwerdesache ersichtlich, die eine Zulassung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen würden. Weder hat die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren Nachweise für ihre Behauptung vorgelegt, noch hat sich die zugrundeliegende Sachlage geändert, die strittigen Fragen sind vielmehr unverändert. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin bezieht sich daher nicht auf eine Änderung, die erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist. Auch stimmt die Kammer der Beurteilung durch die Einspruchsabteilung hinsichtlich mangelnder prima facie Relevanz zu.

18. Da somit die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einwand nicht ins Verfahren zuzulassen, nicht zu beanstanden ist, und auch die Umstände der Beschwerdesache dessen Zulassung nicht rechtfertigen, ist der Einwand mangelnder Offenbarung nicht im Verfahren (Artikel 12 (6) VOBK).

Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) 19. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 13 und 15 der aufrechterhaltenen Fassung (Hilfsantrag 3 vor der Einspruchsabteilung) ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D10 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Den auf die Offenbarung des Dokuments D3/D4 als nächstliegendem Stand der Technik beruhenden Einwand hat die Einspruchsabteilung wegen verspäteten Vorbringens und mangelnder prima facie Relevanz nicht ins Verfahren zugelassen (siehe Punkt 23.4.3, letzter Absatz der angefochtenen Entscheidung).

20. Die Ansprüche 1 und 13 des vorliegenden Hilfsantrags 2 unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 13 des Hilfsantrags 3 vor der Einspruchsabteilung durch das zusätzliche, den jeweiligen Anspruchsgegenstand einschränkende Merkmal, "... wobei die Zubereitung (A) 0,01 bis 1 Gew.‐% Hydrolysat(e) mit Molmassen von 400 bis 1200 Dalton, gewonnen aus dem Kortex und/oder der Cuticula von keratinischen Fasern, enthält." Die jeweiligen Ansprüche 15 sind identisch. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den von der Offenbarung des Dokuments D3/D4 ausgehenden Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht ins Verfahren zuzulassen, gilt daher mutatis mutandis auch für den vorliegenden Hilfsantrag 2. Dies war unstrittig.

21. Von der Beschwerdeführerin wurde nicht vorgebracht, warum die Beurteilung der Einspruchsabteilung ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D10 als nächstliegendem Stand der Technik fehlerhaft sein sollte. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin dargelegt, warum ihrer Ansicht nach die Entscheidung, den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D3/D4 als nächstliegendem Stand der Technik nicht ins Verfahren zuzulassen, fehlerhaft sei. Die Einspruchsabteilung sei nämlich fälschlicherweise von einem verspäteten Vorbringen des Einwands ausgegangen. Dies sei jedoch nicht korrekt. Vielmehr habe sich das Vorbringen daraus entwickelt, dass die Einspruchsabteilung den Ausführungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich mangelnder Neuheit gegenüber D3/D4 nicht gefolgt war. Der ursprünglich vorgebrachte Einwand mangelnder Neuheit sei lediglich als Konsequenz aus dieser Beurteilung durch die Einspruchsabteilung als Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit fortgeführt worden. Die Nichtzulassung des Einwands lag daher nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung.

22. Die Beschwerdeführerin hat im Weiteren vorgebracht, dass der Gegenstand von Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D3/D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Hierzu argumentierte sie, dass sich die beanspruchten Mittel von den im Dokument D3/D4 insbesondere in den Beispielen 4 und 5 offenbarten lediglich durch die Natur des Keratinhydrolysats, bzw. gegebenenfalls auch durch die Anwesenheit eines natürlichen Polymers unterschieden. Da durch diese Unterscheidungsmerkmale keine technische Wirkung hervorgerufen werde, sei die gelöste technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung alternativer Mittel zur Aufhellung keratinischer Fasern zu sehen. Die anspruchsgemäße Lösung dieser Aufgabe beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da dem Fachmann sowohl die Verwendung natürlicher Polymere als auch der im Anspruch genannten Keratinhydrolysate bereits aus Dokument D3/D4 selbst (Absatz [0022]), sowie aus Dokument D10 (Absätze [0011], [0029]) bekannt sei.

23. Die Beschwerdegegnerin verwies insbesondere darauf, dass im Einspruchsverfahren zwar auch der Einwand ausgehend von Dokument D3/D4 vorgebracht worden war, dass dieser jedoch von der Einspruchsabteilung korrekterweise nicht ins Verfahren zugelassen worden sei. Es lägen auch keine Gründe vor, die eine Zulassung des Einwands im Beschwerdeverfahren rechtfertigten. Daher sei der Einwand auch im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen (Artikel 12 (6) VOBK).

Zudem sei mit der Beschwerdebegründung hinsichtlich Hilfsantrag 2 auch zunächst gar kein Einwand vorgebracht worden. Vielmehr sei insbesondere der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 erst wenige Wochen vor dem Datum der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht worden, und dies ohne Aufzeigen stichhaltiger Gründe, dass außergewöhnliche Umstände für das verspätete Vorbringen vorlägen. Somit müsse der Einwand auch gemäß Artikel 13 (2) VOBK im Verfahren unberücksichtigt bleiben.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass erfinderische Tätigkeit unter Berücksichtigung von Dokument D10 als nächstliegendem Stand der Technik vorliege, gelte auch für den Hilfsantrag 2, da Anspruch 15 unverändert, und die Ansprüche 1 und 13 sogar weiter eingeschränkt seien. Da seitens der Beschwerdeführerin keine Argumente vorgebracht worden seien, inwiefern die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung fehlerhaft sein sollte, und damit die angefochtene Entscheidung diesbezüglich nicht in Frage gestellt wurde, sei die Entscheidung in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.

24. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D3/D4 aus den folgenden Gründen nicht ins Verfahren zuzulassen ist:

24.1 Da der Einwand von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen wurde, ist die Frage zu beantworten, ob der Einwand gemäß Artikel 12 (6) VOBK im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen ist. Hierbei ist zu untersuchen, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung ermessensfehlerhaft war, bzw. ob die Umstände der Beschwerde eine Zulassung rechtfertigen (vgl. Punkt 14. der vorliegenden Entscheidung).

24.2 Die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen korrekt ausgeübt (siehe Punkt 23.4.3 der angefochtenen Entscheidung). Sie hat zunächst festgestellt, dass der Einwand verspätet vorgebracht wurde, nämlich erst im Laufe der mündlichen Verhandlung am 30. Juni 2021, obwohl der Antrag, gegen den der Einwand vorgebracht wurde (Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren), faktisch bereits seit dem 14. August 2020 im Verfahren gewesen sei.

24.3 Dies ist korrekt. Zwar hat die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen bereits mit Beginn des Einspruchsverfahrens auf Dokument D3/D4 gestützt, jedoch lediglich bezüglich ihres Einwands mangelnder Neuheit, und lediglich hinsichtlich des im Einspruchsverfahren vorliegenden Hauptantrags. Bis vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde kein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gestützt auf die Offenbarung des Dokuments D3/D4 vorgebracht, insbesondere nicht hinsichtlich Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren, obwohl dieser - außer einer redaktionellen Änderung bereits seit dem 14. August 2020 vorlag.

24.4 Die Argumentation der Beschwerdeführerin hinsichtlich des Fortführens des bereits im Verfahren befindlichen Neuheitseinwands überzeugt nicht. Vielmehr handelt es sich bei Einwänden bezüglich mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit um getrennte Einwände. Zudem bezog sich der Einwand mangelnder Neuheit nicht auf den relevanten Antrag (Hilfsantrag 3), sondern auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Hauptantrag. In ihrer vorläufigen Meinung hatte die Einspruchsabteilung jedoch bereits darauf hingewiesen, dass Anspruch 1 des ihr vorliegenden Hauptantrags (erteilten Patents) neu gegenüber Dokument D3/D4 sei (siehe Punkt 8.1 der Mitteilung vom 22. Januar 2020). Anspruch 1 des ihr vorliegenden Hilfsantrags 3 war demgegenüber durch ein weiteres Merkmal eingeschränkt, so dass die Beschwerdeführerin bereits einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit hätte vorbringen können, nachdem Hilfsantrag 3 erstmalig am 14. August 2020 eingereicht wurde. Somit war das Vorbringen der Beschwerdeführerin erst im Verlauf der mündlichen Verhandlung am 30. Juni 2021 verspätet, wie von der Einspruchsabteilung korrekterweise festgestellt wurde.

24.5 Die Einspruchsabteilung hat sich in ihrer Entscheidung auch mit der prima facie Relevanz des Einwands auseinandergesetzt (siehe den letzten Absatz im Punkt 23.4.3 der angefochtenen Entscheidung). Demnach sei Dokument D3/D4 weder unmittelbar auf einen ähnlichen Zweck wie die bestrittene Erfindung gerichtet, noch seien darin wesentliche mit ihr gemeinsame Merkmale offenbart. Deshalb sei das Dokument ohne eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise prima facie nicht relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

24.6 Somit hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen unter Berücksichtigung der richtigen Kriterien und nicht in willkürlicher Weise ausgeübt. Die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D3/D4 nicht ins Verfahren zuzulassen, ist deshalb nicht zu beanstanden.

24.7 Für die Kammer sind auch keine Umstände der Beschwerdesache ersichtlich, die eine Zulassung ins Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden. Insbesondere steht die Frage der Zulassung nicht in einem anderen Kontext als im Einspruchsverfahren.

25. Ob der Einwand auch gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht zu berücksichtigen wäre, ist somit für die vorliegende Entscheidung nicht von Bedeutung.

26. Die Beschwerdeführerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht mit dem auf Dokument D10 als nächstliegendem Stand der Technik gestützten Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auseinandergesetzt, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt, und der unbestritten auch für den vorliegenden Hilfsantrag 2 relevant ist. Der Kammer ist es daher nicht möglich, festzustellen, weshalb die angefochtene Entscheidung aus Sicht der Beschwerdeführerin in diesem Punkt fehlerhaft sein sollte.

27. Da das Vorbringen der Beschwerdeführerin aus den vorstehend genannten Gründen nicht zu berücksichtigen ist, und die vorgenommenen Änderungen nicht gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ verstoßen, ist das Patent auf der Grundlage dieses Antrags aufrechtzuerhalten. Eine Erörterung der Hilfsanträge 3 bis 11 erübrigt sich daher.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Ansprüchen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 14 des Hilfsantrags 2 eingereicht mit der Antwort auf die Beschwerdebegründung vom 1. August 2022. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez P. Gryczka