Beschwerde-Aktenzeichen: T 0283/22 - 3.2.01
E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01 vom 8. Februar 2024 Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin) BAUER Maschinen GmbH BAUER-Str. 1 86529 Schrobenhausen (DE) Vertreter:
Wunderlich & Heim Patentanwälte PartG mbB Irmgardstraße 3 81479 München (DE) Beschwerdegegnerin:
Liebherr-Werk Nenzing GmbH Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1 6710 Nenzing (AT) (Einsprechende) Vertreter:
Angefochtene Entscheidung:
Laufhütte, Dieter Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München (DE) Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Januar 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2975208 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender Mitglieder:
G. Pricolo A. Wagner P. Guntz
Sachverhalt und Anträge
I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2975208 gemäß Artikel 101(3)(b) EPÜ zu widerrufen.
II. In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung u.a. zu der Auffassung gelangt, dass das Patent wie erteilt (Hauptantrag) gegen Artikel 100(c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123(2) EPÜ verstoße. Die während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 wurden wegen verspäteten Vorbringens und fehlender prima facie-Relevanz nicht ins Verfahren zugelassen. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.
III. Am 8. Februar 2024 fand eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts statt. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs, also die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des einzigen Hilfsantrags, eingereicht als Hilfsantrag 6 mit der Beschwerdebegründung.
Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
IV. Der Hauptantrag enthält die unabhängigen Ansprüche 1 und 10. Anspruch 1 in der von den Parteien verwendeten Gliederung lautet wie folgt:
1.1 Baumaschine, insbesondere ein Bohrgerät (50), 1.2 mit einem Mast (52), entlang welchem ein Werkzeug (54) bewegbar gelagert ist, 1.3 wobei das Werkzeug (54) an einem Seil (64) aufgehängt ist, welches zum Heben und Senken des Werkzeugs (64) mittels einer Seilwinde (1) betätigbar ist, 1.4 welche von einem Hydraulikmotor (3) als Windenantrieb drehend angetrieben ist, 1.5 wobei entlang des Mastes (52) ein Vorschubschlitten (59) mit einem Drehbohrantrieb (58) verschiebbar gelagert ist, 1.6 wobei der Hydraulikmotor (3) in einem Hydraulikkreislauf (20) von einer Hydraulikpumpe (10) angetrieben ist, 1.7 welche als eine durchschwenkbare Hydraulikpumpe (10) ausgebildet ist, durch welche ein Hydraulikstrom in beide Richtungen erzeugbar ist, und 1.8 wobei zur Steuerung der Hydraulikpumpe (10) eine Steuereinrichtung (40) vorgesehen ist, welche ausgebildet ist, die Hydraulikpumpe (10) abhängig von einer vorgebbaren Seilspannkraft zu steuern. Der Verfahrensanspruch 10 in der von der Kammer analog zu Anspruch 1 eingeführten Gliederung lautet:
10.1 Verfahren zum Steuern einer Baumaschine, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 10.2 mit einem Mast (52), entlang welchem ein Werkzeug (54) bewegbar gelagert ist, 10.3 wobei das Werkzeug (54) an einem Seil (64) aufgehängt ist, welches zum Heben und Senken des Werkzeuges (54) mittels einer Seilwinde (1) betätigt wird, 10.4 welche von einem Hydraulikmotor (3) als Windenantrieb drehend angetrieben wird, 10.5 wobei entlang des Mastes (52) ein Vorschubschlitten (59) mit einem Drehbohrantrieb (58) verschiebbar gelagert ist, 10.6 wobei der Hydraulikmotor (3) in einem Hydraulikkreislauf (20) von einer Hydraulikpumpe (10) angetrieben wird, 10.7 welche als eine durchschwenkbare Hydraulikpumpe (10) ausgebildet ist, durch welche ein Hydraulikstrom in beide Richtungen erzeugbar ist, und 10.8 wobei die Hydraulikpumpe (10) mittels einer Steuereinrichtung (40) abhängig von einer vorgebbaren Seilspannkraft gesteuert wird.
Im Hilfsantrag wurde Merkmal 1.1 und Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 wie folgt geändert:
1.1* Baumaschine, welche als ein Bohrgerät (50) ausgebildet ist, 1.5* wobei entlang des Mastes (52) an einer Mastführung ein Vorschubschlitten (59) mit einem Drehbohrantrieb (58) vertikal verschiebbar gelagert und über einen Stellantrieb verfahrbar ist, wobei zum vertikalen Verfahren des Vorschubschlittens (59) ein Hydraulikzylinder als Stellantrieb (66) angeordnet ist, welcher von einem ersten Hydraulikantrieb (71) angetrieben ist, Der Verfahrensanspruch wurde in Merkmal 10.5 identisch zu M1.5* angepasst. Weiterhin wurde in Merkmal 10.1 der Begriff "insbesondere" und das voranstehende Komma gestrichen.
V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ Das im Prüfungsverfahren zum ursprünglich eingereichten Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal 1.5 gehe nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus und stütze sich auf die Absätze [0020] und [0023] der A2-Offenbarung des Streitpatents. Die angeblich fehlenden Merkmale 1. Mastführung, 2. vertikal verschiebbar, 3. Stellantrieb verfahrbar, wie sie in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Seite 3, aufgelistet seien, seien implizit im Anspruchswortlaut, insbesondere in den Merkmalen 1.3 und 1.5, enthalten oder ursprünglich als optional dargestellt.
Insbesondere sei der Stellantrieb ursprünglich durch das Wort "kann" als optional offenbart (siehe Absatz [0020], Zeile 18 der A2-Veröffentlichung des Streitpatents). Das Vorschieben des Vorschubschlittens mit dem Drehbohrantrieb könne nach unten auch alleine über das Gewicht und nach oben durch die Seilwinde erfolgen. Der Stellantrieb sei daher nicht notwendig. Auch in Absatz [0023], erster Satz, sei der Vorschubschlitten mit einem Drehbohrantrieb ohne den Stellantrieb genannt.
Da der Stellantrieb bereits optional sei, sei auch dessen - in Absatz [0023] beschriebene - spezifische Ausführung als 4. Hydraulikzylinder, der durch einen 5. Hydraulikantrieb angetrieben werde, optional. Das in der Beschwerdeerwiderung beanstandete, angebliche Fehlen des Merkmals 6. Baumaschine als Bohrgerät sei erstinstanzlich nicht vorgebracht worden. Weiterhin impliziere die Definition eines Drehbohrantriebs bereits ein Bohrgerät.
Hilfsantrag - Zulassung Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag sei eine legitime Reaktion auf die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung. In Anspruch 1 seien alle Merkmale des Absatzes [0023] aufgenommen worden. Mit der Beschwerdebegründung sei unter Punkt 1.2 auch erläutert worden, warum der Hilfsantrag nicht bereits erstinstanzlich hätte vorgelegt werden können. Insbesondere sei der Hilfsantrag eine Reaktion auf die unkonkrete Aussage der Einspruchsabteilung unter Punkt 20 der angefochtenen Entscheidung. Demzufolge sei Anspruch 1 des in der mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 1 nicht zugelassen worden, weil dieser prima facie zusätzliche Probleme hinsichtlich einer Zwischenverallgemeinerung mit sich bringen "könne". Diese Aussage sei überraschend gewesen, da dieser Hilfsantrag 1 alle von der Einspruchsabteilung beanstandeten Merkmale 1 bis 3 (siehe Niederschrift, Seite 3, 10:04h) enthalten habe. Auch hierauf sei versucht worden, in der mündliche Verhandlung zu reagieren. Ein darauf gerichteter Hilfsantrag 2 sei jedoch wegen Verspätung gar nicht erst zugelassen und somit in der Substanz nie diskutiert worden. Die Beschwerdebegründung sei somit die erste Möglichkeit gewesen, den Hilfsantrag 6, einzureichen, der sich noch weiter als der erstinstanzliche Hilfsantrag 2 einschränke. Hilfsantrag - Artikel 123(2) EPÜ Alle Merkmale des Absatzes [0023] der A2Veröffentlichung seien in Anspruch 1 aufgenommen. Der in Absatz [0024] genannte Kastenbohrer sei entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin in Absatz [0020] als beispielhaft für das Werkzeug offenbart.
Hilfsantrag - Artikel 84 EPÜ Für einen Fachmann, der den Anspruch mit dem Willen liest, zu verstehen, sei klar, was unter einem vertikalen Verschieben eines Vorschubschlittens entlang eines Mastes gemeint sei, zumal ein Mast per se "vertikal" angeordnet sei.
VI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ Wie im Einspruchsverfahren bereits festgestellt worden sei, führe das Merkmal 1.5 zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung. Absatz [0020] der A2Veröffentlichung könne nicht als Basis für Merkmal 1.5 dienen, da Anspruch 1 das in Absatz [0020] genannte Vorschubssystem nicht enthalte. Somit könne nur Absatz [0023] herangezogen werden. Darin sei der Vorschubschlitten mit dem Drehbohrantrieb jedoch nur mit den Merkmalen 1. an einer Mastführung, 2. vertikal verschiebbar, 3. Stellantrieb, und weiter mit den Merkmalen 4. Hydraulikzylinder als Stellantrieb 5. Hydraulikantrieb zum Antreiben des Stellantriebs und der 6. Baumaschine als Bohrgerät offenbart.
Hilfsantrag - Zulassung Der als Hilfsantrag 6 mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag sei eine Änderung im Sinne des Artikels 12(4) VOBK 2020. Dieser hätte jedoch bereits im Einspruchverfahren vorgelegt werden müssen und sei daher gemäß Artikel 12(6), zweiter Absatz, VOBK 2020 nicht zuzulassen. Spätestens in der mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hätte es hierzu Anlass gegeben, da die Einspruchsabteilung zum Hauptantrag feststellte, dass die Merkmale 1 bis 3 zwar fehlten, diese jedoch keine abschließende Liste darstellten (Niederschrift, Seite 3, 10:04h: "das Weglassen zumindest der Merkmale" 1 bis 3). Weiterhin fehle es an einer Begründung für die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Änderungen. Eine Begründung sei erst mit dem nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingegangenen Schreiben vom 5. Dezember 2023 vorgebracht worden. Für ein derart verspätetes Vorbringen gebe es keine außergewöhnlichen Umstände, so dass dieses Schreiben unter Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht zu berücksichtigen sei.
Auch sei der Hilfsantrag prima facie nicht zulässig, weil ein Großteil der aufgenommenen Merkmale aus der Beschreibung komme. Hierdurch sei eine tiefergehende Untersuchung zur Feststellung der Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ erforderlich, so dass nicht von einer prima facie Zulässigkeit die Rede sein könne. Auch seien die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ prima facie nicht erfüllt.
Hilfsantrag - Artikel 123(2) EPÜ Der als Basis für die Änderungen genannte Absatz [0023] der A2-Veröffentlichung des Streitpatents beziehe sich auf ein Ausführungsbeispiel, in dem das Werkzeug die spezielle Ausführungsform eines Kastenbohrers aufweise (Absatz [0024]). Dieses Merkmal fehle in Anspruch 1. Hilfsantrag - Artikel 84 EPÜ Es sei unklar, wie eine vertikale Verschiebbarkeit gewährleistet sein könne, wenn der Vorschubschlitten über eine Mastführung mit dem Mast verbunden sei. Sobald der Mast in keiner exakt aufrechten Position ausgerichtet ist, sei der Schlitten nicht mehr vertikal verfahrbar, da sich der Begriff "vertikal" immer auf den Erdmittelpunkt beziehe.
Entscheidungsgründe§
1. Hauptantrag - Artikel 100(c) mit 123(2) EPÜ 1.1 Umstritten ist das im Prüfungsverfahren zum ursprünglich eingereichten Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal 1.5. Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass Merkmal 1.5 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung beinhaltet.
1.2 Merkmal 1.5 lautet "wobei entlang des Mastes (52) ein Vorschubschlitten (59) mit einem Drehbohrantrieb (58) verschiebbar gelagert ist".
1.3 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nannte als Basis für Merkmal 1.5 den Absatz [0020] und Absatz [0023] der A2-Veröffentlichung des Streitpatents. Tatsächlich wird der "Vorschubschlitten mit einem Drehbohrantrieb" an keiner anderen Stelle genannt.
1.4 Die Kammer sieht sowohl in Absatz [0020] als auch in Absatz [0023] die entlang des Masts verschiebbare Lagerung des Vorschubschlittens nur in Kombination mit einem Stellantrieb als Stellmotor bzw. einem Stellantrieb als Hydraulikzylinder mit Hydraulikantrieb offenbart.
1.4.1 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beschreibt das Wort "kann" in Absatz [0020], zweiter Satz, nicht, dass der Stellantrieb isoliert als optionales Merkmal anzusehen ist. Dies begründet sich zum einen darin, dass der Stellantrieb zum Verfahren des Drehbohrantriebs bereits im ersten Satz, und dort ohne ein ggfs. optional zu verstehendes Begleitwort, genannt wird ("[...] ein Drehbohrantrieb verstellbar gelagert ist, welcher über mindestens einen Stellantrieb entlang des Mastes verfahrbar ist."). Zum anderen bezieht sich auch im zweiten Satz das Wort "kann" nur auf die denkbare Ausführung mit einem ersten Hydraulikantrieb für den Drehbohrantrieb und einem zweiten Hydraulikantrieb als Stellantrieb für ein Vorschubsystem ("Das Bohrgerät kann, wie in der Beschreibungseinleitung zum Stand der Technik beschrieben, einen ersten Hydraulikantrieb zum Speisen des Drehbohrantriebes und einen zweiten Hydraulikantrieb als Stellantrieb für ein Vorschubsystem aufweisen.").
Der dritte Satz des Absatzes [0020] besagt dann, dass wenn der Drehbohrantrieb an einem Vorschubschlitten angeordnet ist - der in Merkmal 1.5 aufgenommene Vorschubschlitten entweder mit einem Hydraulikzylinder oder einem Stellmotor verfahren wird ("Über das Vorschubsystem wird mittels Hydraulikzylindern oder einem Stellmotor ein axiales Verfahren eines Vorschubschlittens mit dem Drehbohrantrieb entlang des Mastes bewirkt.").
1.4.2 Dass der Stellantrieb nicht zwingend erforderlich sei, weil eine Verschiebbarkeit nach unten nur durch das Gewicht des Vorschubschlittens mit Drehbohrantrieb und nach oben durch die Seilwinde bewirkt werden kann, mag zwar in der Praxis möglich sein, eine Basis für eine Baumaschine mit einem derartigen Vorschubschlitten ist der ursprünglichen Anmeldung jedoch nicht entnehmbar.
1.4.3 Auch das Argument der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), dass der Vorschubschlitten mit einem Drehbohrantrieb im ersten Satz des Absatzes [0023] ohne Stellantrieb offenbart sei, überzeugt nicht. Absatz [0023] lautet: "Gemäß Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Baumaschine als ein Bohrgerät 50 mit einem Mast 52 gezeigt, entlang welchem an einer nichtdargestellten Mastführung ein Vorschubschlitten 59 mit einem Drehbohrantrieb 58 vertikal verschiebbar gelagert ist. Zum vertikalen Verfahren des Vorschubschlittens 59 ist ein Hydraulikzylinder als Stellantrieb 66 angeordnet, welcher von einem ersten Hydraulikantrieb 71 angetrieben ist."
Der Absatz beschreibt nicht allgemein mögliche Ausgestaltungen der Erfindung, sondern ein konkretes Ausführungsbeispiel. Dabei steht der erste Satz, insbesondere das Verschieben des Vorschubschlittens mit den Drehbohrantrieb, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zweiten Satz, wonach ein Hydraulikzylinder als Stellantrieb, der von einem Hydraulikantrieb angetrieben wird, vorgesehen und zum Verfahren zwingend ist. Somit wird auch in diesem Absatz der Stellantrieb nicht als optional und auch nur in einer speziellen Ausführung offenbart.
1.5 Der Hauptantrag ist daher wegen Verstoßes gegen Artikel 100(c) i.V.m. 123(2) EPÜ nicht gewährbar.
2. Hilfsantrag - Zulassung 2.1 Der als Hilfsantrag 6 mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag wurde unter Ausübung des unter Artikel 12(4) VOBK 2020 gewährten Ermessens der Kammer ins Verfahren zugelassen.
2.2 Die Kammer erachtet die in den unabhängigen Ansprüchen eingeführten Änderungen als geeignet zur Behandlung der Fragestellung der unzulässigen Erweiterung, die zur angefochtenen Entscheidung geführt hat. Die Änderungen sind darüber hinaus nicht komplex und der Verfahrensökonomie dienlich.
2.2.1 Anspruch 1 und der Verfahrensanspruch des Hilfsantrags wurden um die Merkmale 3. Stellantrieb, 4. Hydraulikzylinder als Stellantrieb und 5. Hydraulikantrieb zum Antreiben des Stellantriebs ergänzt (Nummerierung entsprechend dem obigen Vorbringen der Parteien zum Hauptantrag). Sie enthalten somit die in Absatz [0023] in Kombination mit dem Vorschubschlitten offenbarten Merkmale (siehe obigen Punkt 1.4).
2.2.2 Weiterhin wurden auch alle weiteren, von der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) als fehlend beanstandeten Merkmale aus Absatz [0023] ergänzt. Diese sind 1. Mastführung 2. vertikal verschiebbar 6. Baumaschine als Bohrgerät. Somit sind diese Einwände der Beschwerdegegnerin zur unzulässigen Erweiterung hinfällig, wodurch der Hilfsantrag dem Gebot der Verfahrensökonomie gerecht wird.
2.2.3 Die vorgenommenen Änderungen sind nicht als komplex anzusehen. Auch wenn die eingeführten Änderungen aus der Beschreibung entnommen sind und nicht auf erteilten Ansprüchen beruhen, wird lediglich auf den Absatz [0023] Bezug genommen, der bereits erstinstanzlich ausführlich diskutiert wurde (siehe z.B. die angefochtene Entscheidung, Seite 7, Absätze 3 und 4). Die Änderungen entsprechen damit dem, was alle Beteiligten als Verteidigung gegen den Vorwurf einer Zwischenverallgemeinerung erwarten konnten, nämlich der Aufnahme der als fehlend, weil strukturell und/oder funktionell mit einem aufgenommenen Merkmal verbunden, gerügten Merkmale. Weiterhin ist anzumerken, dass die unter obigem Punkt 2.2.1 und 2.2.2 genannten Merkmale 1 bis 5 bereits erstinstanzlich in der mündliche Verhandlung mit Hilfsantrag 2 eingeführt wurden (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt 23).
2.3 Der Argumentation der Beschwerdegegnerin (Einsprechende), dass entgegen der Anforderung des Artikel 12(4), zweiter Absatz, VOBK 2020 die Begründung fehle, warum der Hilfsantrag erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurde, ist nicht zu folgen. Auch das Vorbringen bzgl. einer Nicht-Zulassung unter Artikel 12(6), zweiter Absatz, VOBK 2020, überzeugt nicht.
2.3.1 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) erläutert in der Beschwerdebegründung unter Punkt 1.2 (Seite 3) und Punkt 6.3 (Seite 31, ab zweiten Absatz), warum es erstinstanzlich im schriftlichen Verfahren keinen Anlass und in der mündliche Verhandlung keine Gelegenheit gegeben habe, den Hilfsantrag vorzulegen. Artikel 12(4), zweiter Absatz, VOBK 2020 wurde somit befolgt.
2.3.2 Artikel 12(6), zweiter Absatz, VOBK 2020 trifft im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht zu. Im Einspruchsverfahren hat die Einsprechende (jetzt Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 7. Oktober 2021 dem letzten Tag der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nach Regel 116(2) EPÜ - erstmals konkret das Fehlen des Merkmals "Mastführung" beanstandet. Eine möglich Reaktion der Patentinhaberin hierauf konnte somit nur verspätet erfolgen. Üblicherweise erfolgt eine solche Reaktion, die der Patentinhaberin i.d.R. zuzugestehen ist, in der mündliche Verhandlung, nach der Diskussion des neuen Einwands.
Es kann der Patentinhaberin nicht zum Negativen ausgelegt werden, schon einen Tag vor der mündlichen Verhandlung schriftlich einen Hilfsantrag einzureichen, unabhängig davon, ob dieser Hilfsantrag als gewährbar anzusehen ist oder nicht, insbesondere da dieser Hilfsantrag nach Diskussion des neuen Einwands in der mündliche Verhandlung gar nicht aufrechterhalten wurde. Stattdessen wurde von der Patentinhaberin versucht, mit den neuen Hilfsanträgen 1 und 2 in der mündlichen Verhandlung auf die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung zum neuen Einwand der Einsprechenden zu reagieren, was jedoch in beiden Fällen als verspätet nicht zugelassen wurde - obwohl der damalige Hilfsantrag 2 bereits die in obigen Punkten 2.2.1 und 2.2.2 aufgeführten Merkmale 1 bis 5 enthielt und Merkmal 6 erstinstanzlich nicht konkret beanstandet wurde. Folglich gab es in der mündliche Verhandlung zwar durchaus einen von der Patentinhaberin erkannten Anlass zur Einreichung eines Hilfsantrags, dem diese auch nachkommen wollte, jedoch wurde ihr hierzu keine Gelegenheit gegeben.
Das Beschwerdeverfahren ist daher im vorliegenden Fall die erstmögliche Gelegenheit zur Einreichung des Hilfsantrags.
2.3.3 Es kann dahinstehen, ob die Ablehnung im konkreten Kontext der fortschreitenden Einspruchsverhandlung gerechtfertigt war. Selbst wenn dort aus verfahrensökonomischen Gründen insbesondere der Hilfsantrag 2 nicht zugelassen wurde, rechtfertigen jedenfalls die Umstände des Beschwerdeverfahrens die nunmehrige Zulassung des Hilfsantrags 6. Der Hilfsantrag wurde mit der Beschwerdebegründung vorgelegt und die Merkmale 1 bis 5 wurden bereits erstinstanzlich eingeführt, so dass den Parteien im Beschwerdeverfahren ausreichend Zeit zur Verfügung stand, die Änderungen des Hilfsantrags zu untersuchen und zu diskutieren.
3. Hilfsantrag - Artikel 123(2) EPÜ 3.1 Der Hilfsantrag erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.
3.2 Als Basis für die geänderten Merkmale 1.1* und 1.5* wird Absatz [0023] gesehen.
3.3 Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass das Werkzeug in Anspruch 1 nicht als Kastenbohrer spezifiziert sei wie es in Absatz [0024] beschrieben sei und Anspruch 1 daher immer noch eine unzulässigen Zwischenverallgemeinerung beinhalte, ist nicht überzeugend. Auch wenn sich die beiden Absätze [0023] und [0024] auf das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel beziehen, wird ein Kastenbohrer in Absatz [0020] eindeutig als optional offenbart. Weiterhin steht die spezielle Ausführung des Werkzeugs in keinem strukturellen oder funktionalen Zusammenhang mit den Merkmalen des Absatzes [0023].
4. Hilfsantrag - Artikel 84 EPÜ 4.1 Der Hilfsantrag erfüllt die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.
4.2 Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass unklar sei, wie ein vertikales Verschieben entlang eines nicht vertikal ausgerichteten Masts erfolgen solle.
4.3 Die Kammer erachtet den aus der Beschreibung entnommenen Wortlaut des Merkmals 1.5* jedoch als klar. Der Fachmann für Baumaschinen weiß, dass ein anspruchsgemäßer Mast keine exakt vertikale Ausrichtung benötigt, um eine vertikale Verschiebung des Schlittens zu ermöglichen. Das Merkmal 1.5* wird vom Fachmann so verstanden, dass sich der Anspruch auf eine Baumaschine bezieht, bei der der Mast im Betrieb im wesentlichen vertikal ausgerichtet ist, wodurch der Vorschubschlitten mit dem Drehbohrantrieb entsprechend vertikal verschiebbar am Mast gelagert ist.
5. Zurückverweisung 5.1 Gemäß Artikel 11 VOBK 2020 kann die Kammer an das Organ zurückverweisen, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen.
5.2 Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hatte im Einspruchsverfahren neben dem Einwand bzgl. Artikel 100(c) EPÜ auch Einwände bzgl. Artikel 100(a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ erhoben. Im vorliegenden Fall hat sich die Einspruchsabteilung nur mit der Frage der unzulässigen Erweiterung befasst, nicht aber mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit.
5.3 Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist die Kammer der Auffassung, dass hier ein besonderer Grund für eine Zurückverweisung vorliegt.
5.4 Im übrigen wurde die Zurückverweisung von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hilfsweise beantragt und von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) nicht beanstandet.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens und weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:
Der Vorsitzende:
A. Voyé G. Pricolo