Beschwerde-Aktenzeichen: T 1571/12 - 3.4.02
E N T S C H E I D U N G
Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 vom 9. Mai 2018 der Beschwerdeführer:
(Patentinhaber) Carl Zeiss MicroImaging GmbH Carl-Zeiss-Promenade 10 07745 Jena (DE) Vertreter:
Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner mbB Perhamerstrasse 31 80687 München (DE) Beschwerdeführer:
Leica Microsystems GmbH Ernst Leitz Strasse 17 - 37 35578 Wetzlar (DE) (Einsprechender) Vertreter:
Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 07 48 81634 München (DE) Angefochtene Entscheidung:
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender Mitglieder:
R. Bekkering A. Hornung G. Decker Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1907826 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 9. Mai 2012.
Sachverhalt und Anträge
I. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1907826 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.
II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ, in Verbindung mit den Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPÜ, angegriffen worden.
III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die in Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 (1) und 56 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht entgegenstünden.
IV. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 9. Mai 2018 statt.
V. Während der mündlichen Verhandlung fragte die Kammer die Patentinhaberin, ob sie ihr Einverständnis zu der Einführung von Amts wegen (Artikel
(1) EPÜ 1973) des neuen Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 gebe. Dies bejahte die Patentinhaberin abschließend.
VI. Die Patentinhaberin beantragte unter der von ihr bereits erteilten Zustimmung zur Prüfung des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung. Hilfsweise angefochtene Entscheidung aufzuheben beantragte sie, die und das Streitpatent wie erteilt aufrechtzuerhalten. Weiter hilfsweise beantragte sie, Weiter die Beschwerde hilfsweise der Einsprechenden beantragte sie, die zurückzuweisen.
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent in geändertem Umfang auf Grundlage des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 9. April 2018, aufrechtzuerhalten.
VII. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) widersetzte sich der Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.
VIII. Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf die folgenden, aus dem erstinstanzlichen Verfahren bereits bekannten Druckschriften:
D3: WO 2004/090617 A, D4: WO 2004/090950 A. IX. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent lautet (die aus der angefochtenen Entscheidung bekannte Nummerierung (a) bis (i) der Merkmale des Anspruchs 1 wird übernommen und dem eigentlichen Wortlaut der jeweiligen Merkmalen des Anspruchs 1 vorangestellt):
"(a) Auflösungsgesteigertes Lumineszenz-Mikroskopieverlahren [sic], bei dem - (b) eine Probe (P, Anregungsstrahlung 24) (A) Anregungsstrahlungsverteilung Lumineszenzstrahlung durch (F) zur angeregt Einstrahlung mit Emission wird und von einer von bestimmter ein Bild der lumineszierenden Probe (P, 24) gewonnen wird, wobei - (c) die lumineszierende Probe (P, 24) aus einem ersten Lumineszenz-Zustand (5) in einen zweiten Lumineszenz-Zustand (6) überführbar ist, in dem die Probe (P, 24) gegenüber dem ersten Zustand (5) verminderte Anregbarkeit zur Emission der bestimmten Lumineszenzstrahlung (F) aufweiset [sic], und - (d) das gegenüber Bild der lumineszierenden Probe (P, 24) der Anregungsstrahlungsverteilung eine gesteigerte Ortsauflösung hat, dadurch gekennzeichnet, daß - (e) die Anregungsstrahlung (A) mit nur einer Wellenlänge eingestrahlt wird, - (f) im ersten Lumineszenz-Zustand (5) die Anregbarkeit der Probe (P, 24) zur Lumineszenzstrahlung Emission (F) der bestimmten mit steigender Anregungsstrahlungsleistung bis zu einem Maximalwert (18), welcher einem Anregungsstrahlungsleistungs-Schwellwert (19) zugeordnet ist, steigt, - (g) die lumineszierende Probe (P, 24) aus dem ersten Lumineszenz-Zustand (5) in den zweiten Lumineszenz-Zustand (6) durch Einstrahlung der Anregungsstrahlung (A) mit einer Leistung oberhalb des Schwellwertes (19) bringbar ist, - (h) die Probe (P, 24) in Teil-Bereichen (B1) in den ersten Zustand (5) und in angrenzenden Teil-Bereichen (82) in den zweiten Zustand (6) versetzt wird, indem die Einstrahlung der Anregungsstrahlung (A) Anregungsstrahlungsverteilung erfolgt, örtliches Leistungsmaximum über die mit der zumindest ein dem Schwellwert (19) und zumindest ein örtliches, lokales Leistungsminimum (45) unter dem Schwellwert aufweist, - (i) das Bild der lumineszierenden Probe (P, 24) ProbenBereiche (B1) im ersten Zustand (5) und Proben-Bereiche (82) im zweiten Zustand lumineszierenden Probe (6) (P, umfaßt, 24) wobei zum überwiegend Bild die der Proben- Bereiche (B1) im ersten Zustand (5) beitragen und dadurch das Bild die gegenüber der Anregungsstrahlungsverteilung gesteigerte Ortsauflösung hat."
Entscheidungsgründe§
1. Die Merkmale (c) und (f) des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent weisen den Begriff "Anregbarkeit" auf. Insbesondere soll laut Merkmal (f) die Anregbarkeit der Probe zur Emission von Lumineszenzstrahlung mit steigender Anregungsstrahlungsleistung steigen.
2. Laut der angefochtenen Entscheidung, Punkt 3.3.2.6 der Gründe, wurde der Begriff "Anregbarkeit" zur Emission von Lumineszenzstrahlung von der Einspruchsabteilung Fähigkeit, zur Emission von Lumineszenzstrahlung werden zu können, verstanden. In diesem Sinne als die angeregt werde die "Anregbarkeit" durch den Anteil n0 der sich im Grundzustand befindlichen Moleküle wiedergegeben.
Die Patentinhaberin teilt diese Auslegung des Begriffs "Anregbarkeit" (siehe z.B. das Schreiben der Patentinhaberin vom 27. März 2013, Seite 4, zweiter Satz). Die Anregbarkeit sei auf dem technischen Gebiet der Erfindung ein bekannter Begriff. Insbesondere Ausführungen der wüsste der Patentinhaberin Fachmann während der gemäß den mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dass die Anregbarkeit der Probe nicht nur von der Anzahl n0 der Moleküle im Grundzustand abhänge, sondern auch von weiteren Parametern, insbesondere von Quanteneffizienz der Quanteneffizienz.
spielten Absorptionsquerschnitt sowie Wirkungsquerschnitt Anregbarkeit der Im der Rahmen sogenannte der zur Fluoreszenz bei der Beziehung Probe, d.h. deren der führende zwischen der Wahrscheinlichkeit angeregt zu werden, und der Anregungsstrahlungsleistung eine wesentliche Rolle. Als Beleg für dieses Fachwissen verwies die Patentinhaberin auf die Druckschriften D3 und D4 (siehe jeweils Seite 3, zweiter bekannt, das durch Fluoreszenz Absatz:
grünes im roten "... ist ein Licht in zunehmendem Bereich anregbar ist"; Protein Maße zur Hervorhebung durch die Kammer).
3. Im Gegensatz dazu "Anregbarkeit", legte unter die Einsprechende Bezugnahme auf das den Begriff Streitpatent, Figuren 4 und 11a sowie die zugehörige Beschreibung, als Leistung (L) der abgegebenen Fluoreszenzstrahlung (F) aus (siehe z.B. das Schreiben der Einsprechenden vom 10. September 2012, Punkt 2.2.2.3).
Das Patent stütze nämlich die technischen Erklärungen der Patentinhaberin zu der Bedeutung des Begriffs "Anregbarkeit" nicht, sondern lasse verwende den Begriff dessen der Auslegung Anregbarkeit offen. der Anspruch Probe nur 1 im Zusammenhang mit den weiteren Begriffen "Maximalwert (18)" und "Anregungsstrahlungsleistungs-Schwellwert (19)". Diese weiteren Begriffe würden im Patent nur im Zusammenhang mit den Figuren 4 und 11a verwendet. Daher müsse der Begriff "Anregbarkeit" im Lichte dieser Figuren ausgelegt werden, d.h. als die abgegebene Leistung L(F) der Fluoreszenzstrahlung.
Die Einsprechende behauptete während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dass die Ausführungen der Patentinhaberin, d.h. dass die Wahrscheinlichkeit der Probe, angeregt zu Anregungsstrahlungsleistung werden, steige, plausibel seien.
4. Die Kammer stellt Folgendes fest:
mit der technisch nicht - Einerseits scheinen die Auslegungen der beiden Parteien bezüglich des Begriffs "Anregbarkeit" in sich konsistent zu sein, andererseits sich gegenseitig auszuschließen. - Das Patent gibt keine eindeutigen Hinweise, wie der Begriff "Anregbarkeit" auszulegen sei. Dadurch ist es fraglich, ob der Fachmann die Erfindung des Anspruchs 1 alleine anhand seines Fachwissens und der Offenbarung des Patents ausführen kann.
- Es liegen keine überzeugenden Belege für das von der Patentinhaberin behauptete Fachwissen vor. - Es liegen auch keine überzeugenden Belege für die von der Einsprechenden aufgestellte Gegenbehauptung vor, dass die Anregbarkeit - im Sinne der Fähigkeit, angeregt zu werden - nicht mit der Anregungsstrahlungsleistung steigen könne.
- Bereits im erstinstanzlichen Verfahren wurde die Ausführbarkeit der Erfindung von der Einsprechenden in Frage gestellt. Die diesen Einwand jedoch Einspruchsabteilung nicht, weil er untersuchte einen neuen Einspruchsgrund darstellte, siehe die Anmerkung unter Punkt IV der angefochtenen Entscheidung.
5. Die angefochtene Entscheidung geht von einer Auslegung des Begriffs "Anregbarkeit" aus, die Zweifel aufwirft, ob das in Anspruch 1 enthaltene Merkmal (f) ausführbar ist. Nachdem die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ihr Einverständnis gegeben hat, den neuen Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 ins Verfahren einzuführen (vgl. zu dieser Voraussetzung G 10/91, ABl. EPA 1993, 420, Leitsatz III), hebt die Kammer die angefochtene Entscheidung auf und verweist den Fall an die Vorinstanz zurück, um die vorliegend hochrelevante Frage der ausreichenden Ausführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 zu klären.
Insbesondere ausreichend ist Informationen zu klären, offenbart, erlauben, unter Berücksichtigung Erfindung wie beansprucht ob die das dem Patent Fachmann seines Fachwissens die gemäß Auslegung der und Patentinhaberin auszuführen.
6. Die Einsprechende widersetzte sich der Zurückverweisung an die erste Instanz, ohne jedoch diesbezüglich Argumente vorzutragen. Die Frage der Ausführbarkeit hat im vorliegenden Fall einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1. Da aber der entsprechende Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingeführt wurde, gab es für beide Parteien bis zu diesem Zeitpunkt keinen hinreichenden Anlass, Argumente, Tatsachen oder sonstige Eingaben zu dieser aus Sicht der Kammer entscheidungsrelevanten Frage einzureichen. Die Kammer ist daher der Meinung, dass die Zurückverweisung an die erste Instanz gerechtfertigt ist, um eine Prüfung der eventuell nachzureichenden Eingaben durch zwei Instanzen zu gewährleisten (vgl. zum Regelfall der Zurückverweisung bei Zulassung eines neuen Einspruchsgrunds durch die Beschwerdekammer G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Nummer 18 der Entscheidungsgründe, drittletzter Satz).
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:
Der Vorsitzende:
M. Kiehl R. Bekkering