Aktenzeichen: T 208/88 - 3.3.1 ENTSCHE.IDUNG der Technisehen Beschwerdekaiñmer 3.3.1 vom 1 • vom 20 Juii 1988 Beschwerdefihrer:
BAYER AG Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen D-5090 Leverkusen 1, Bayerwerk Vertreter:
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prufuxigsabteilung 001 des Europaisehen Patentajuts vom 25. November 1987, mit der die europAische Patentanmeldung Nr. 80 106 574.9 aufgrund des Artikels 97(1) EPU zurUckgewiesen vorden 1st. Zusammensetzung der Kainmer:
Vorsitzender: K.J.A. Jahn Mitglieder:
F. Antony C. Cdrardin W. Moser G.D. Paterson I 1 T. 208/88
Sachverhalt und Antrage
Die am 25. Oktober 1980 mit deutscher Prioritât vom 7. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung 80 106 574.9 (Veröffentlichungs-Nr. 28 755) wurde von der Prüfungsabteilung 001 mit Entscheidung vom 25. November 1987, berichtigt am 7. Januar 1988, zurückgewiesen. Die ZurUckweisung erfolgte aufgrund von vier am 30. September 1981 vorgelegten Patentansprüchen, deren erster - in gekurzter Fassung, - wie folgt, lautet:
veiendung von Pyrimidin-butanol-Derivaten der Formel .......(I) .........zur Regulierung des Pflanzenwachstums." 1t Die Anspruche 2 bis 4 richten sich auf die entsprechende Verwendung je einer unter die Formel (I) fallenden Einzelverb indung. Als Grund der Zurückweisung führte die Entscheidung der Vorinstanz fehiende Neuheit an. Das Dokument (1) EP-A-1 399 beschreibe - unstreitig - die Pyrimidinbutanolderivate (I) sowie deren Verwendung zur Pilzbekàinpfung auf Pflanzen in jedelu Entwicklungsstadium. In bewu8tem Gegensatz zur Entscheidung der Kammer im Falle T 231/85 vom 8. Dezember 1986 ("Triazolylderivate/BASF", wird verôffentlicht) und unter Bezugnahme auf andere Beschwerdeentscheidungen (G 01/83, T 12/8 1 und T 53/82) vertritt die Prufungsabteilung die Auf assung, die Erkenntnis einer neuen Eigenschaft eines Wirkstoffs kónne nur dann einen Verwendungsanspruch rechtfertigen, wenn clieser Anspruch dem Fachmann eine neue technische Lehre über die Einsatzbedingungen dieses Wirkstoffes vermittle, sei es in Form expliziter Angaben, z. B. über Dosierung, Objekt oder Zeitpunkt der Anwendung, sei es 1mphzit (Seite 7, viertletzte Zeile, bis Seite 8, Zeile 4). 02337 ..
2 Keines von beiden sei vorliegend gegeben; denn die Zweckangaben "Pflanzenwachstuinsregulator" einerseits und "Pilzbekämpfung" andererseits implizieren nach Auffassung der Vorinstanz keine unterschiedlichen technischen Merkmale (Seite 4, letzter Absatz). Dementsprechend wird das Vorliegen von Neuheit verneint.
III. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin am 16. Januar 1988 unter gleichzeitiger Bezahiung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und dazu am 19. März 1988 eine Begründung eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und tin Patent auf Grund der geltenden Ansprüche zu erteilen; hilfsweise mündliche Verhandlung und zu deren Vorbereitung ErlaB eines Zwischenbescheides; ebenfalls hilfsweise Vorlage des Falles an die GroBe Beschwerdekammer. Mit Emgabe voin 29. Juni 1988 hat sie klargestellt, daB vor einer Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer keine mündliche Verhandlung beantragt 1st. Ferner beantragt sie Ruckzahlung der Beschwerdegebühr.
Entscheidungsgrunde§
Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Regel 64 EPU; sie 1st daher zulässig. Zur Entscheidung über den Fall inuB die Rammer insbesondere darüber befinden, ob sie an der Rechtsprechung im Falle T 231/85 (s. o.) festhalten oder davon abgehen will. Dies bedeutet, daB die Rechtsfrage zu beantworten 1st, ob em Anspruch auf eine nicht im Sinne von Artikel 52 (4) EPU Imedizinischett Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse gegenüber einem Stand der Technik neu 1st, der die Verwendung der gleichen Verbindung(sklasse) für 02337 .../...
3 T208/88.. elnen anderen soichen "nicht-xnedizinischen" Zweck of fenba.rt, so daB das einzige neue Merkinal des Anspruches der verschiedene Verwendungszweck selbst 1st. Unbeschadet der Môglichkeit, auf Grund eines verschiedenen technischen Sachverhalts anders zu entscheiden, móchte die Kainmer im vorliegenden Fall grunclsätzlich an der Rechtsprechung des Falles T 231/85 festhalten. In anderer Zusammensetzung hat die Kammer jedoch am 26. April 1988 entschieden, den Fall T 59/87 gemäB Artikel 112 (1) a) EPU der GroBen Beschwerdekanuner zür Beantwortung von drei Rechtsfragen vorzulegen, von denen eine der in Abschnitt 2 vorliegender Entscheidung forinulierten entspricht. Der genannte Fall 1st dort zur Zeit unter dem Aktenzeichen G 02/88 anhängig. Die Kainmer sieht sich daher veranlaBt, einstweilen von einer abschlieBenden Beurteilung des vorliegenden Falles abzusehen.
Auf die Gründe der Entscheidung T 59/87, insbesondere auf die Abschnitte 4 bis 6 dieser Gründe, wird Bezug genolnmen. Sie gelten sinngemaB auch für den vorliegenden Fall. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin jedoch in ihrer Beschwerdebegründung eine Reihe von Gesichtspunkten erwähnt, die im Fall T 59/87 nicht berUhrt wurden und die nach Auffassung der entscheidenden Kamrner von der GroBen Beschwerdekammer bei der Entscheidung der anstehenden grundsâtzlichen Rechtsfrage berücksichtigt werden soilten.
(onkret handelt es sich hierbei urn die auf den Seiten 20 bis 22 der Beschwerdebegründung zusammengefaBten zwólf Punkte und hier wiederum insbesondere urn die folgenden:
(1) 02337 Legitimes Interesse njcht nur der Anmelderkreise, sondern der gesainten öffentlichkeit daran, daB Erfindun- .. ./..
4 gen der in Rede stehenden Art schutzfähig sind (vgl. Punkt 12 der Beschwerdebegrünclung); tatsächliche Schutzfãhigkeit soicher Erfindungen in der nationalen Praxis mehrerer Vertragsstaaten, emschlieBlich der prüfenden Patentäinter von AT, DE, GB, SE (vgl. Punkt 5); • Zugehörigkeit des Verwendungszweckes als eines technischen Merkinales zurn Gegenstand eines Verwendungsanspruches - imGegensatz zuxn Sach- oderVerfahrensanspruch - und daher auch seine Eignung zur Abgrenzung (vgl. Punkt 3 sowie auch die unveröffentlichte Entscheidung T 30/86 vom 11. November1987, insbesondere Seite 8, Absatz 1); Vereinbarkeit der Entscheidung T 231/85 mit den Entscheidungen G 01/83, T 12/81 und T 53/82 (vgl. Punkte 6, 10 und 11).
5. 02337 Die Kammer halt es daher für angemessen, die Entscheidung des vorliegenden Falles nicht einfach bis zum Vorliegen einer Entscheidung zum Fall G 02/88 zurückzustellen, sondern vielmehr auch den vorliegenden Fall der Grol?en Beschwerdekanuner zur Beantwortung der nia3geblichen Rechtsfrage zu unterbreiten.
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Entscheidungs formel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
Die folgende Rechtsfrage wird der GroBenBeschwerdekammer Vorgelegt:
1st ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestiminten nicht medizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPU gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser Verb indung (sklasse) für einen anderen nicht-inedizinischen Zweck of fenbart, wenn die technische Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue Merkinal des Anspruches der Verwendungszweck selbst ist?
Der Geschäftsstellenbeamte F1' 02337 Der Vorsitzende